Quando falamos de registro de marca, imediatamente nos vêm à cabeça os direitos e vantagens que o seu proprietário tem sobre o signo distintivo, em especial o direito ao uso exclusivo dele.
Ocorre que muitas vezes não se presta tanta atenção ao sistema que permite o registro e a consequente aquisição de propriedade do sinal.
No Brasil vale o sistema atributivo para registro de marca (first-to-file jurisdiction). Ou seja, aquele que primeiro depositar o pedido de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI terá a preferência ao registro da marca.
A propriedade da marca, por sua vez, adquire-se através do registro validamente expedido pelo INPI, conforme o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial):
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observando quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Agora suponhamos o seguinte caso hipotético: desde 2019 uma empresa usava a marca “T-PLUS” para identificar serviços de restaurante no Brasil.
Ocorre que em 01 de dezembro de 2021 um concorrente registrou a marca “T-PLUS” para identificar os mesmos serviços.
A empresa que usa a marca desde 2019 terá que abandonar o signo “T-PLUS” para identificar serviços de restaurante?
Entendemos que neste caso não porque a Lei da Propriedade Industrial prevê a exceção do direito de precedência ao registro pelo usuário de boa-fé, como se vê do artigo 129, §1º:
Art. 129. (…)
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data ad prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca identifica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Logo, considerando que a primeira empresa usava de boa fé no Brasil, desde 2019, a marca “T-PLUS”, para identificar serviços de restaurante, e tendo em conta que o concorrente registrou sinal idêntico para identificar os mesmos serviços, entendemos que os requisitos do artigo 129, §1º da Lei nº 9.279/96 foram preenchidos.
Portanto, a marca do concorrente poderá ser anulada com base na exceção do direito de precedência ao registro pelo usuário de boa-fé.
Aqui é importante chamar a atenção para dois pontos sensíveis: i) momento para arguição da exceção sob comento; e ii) prazo e modo para exercício de referido direito.
No final de 2021, o INPI publicou o Parecer nº 43/2021/CGI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Advocacia Geral da União, no qual a Procuradoria Federal Especializada alterou entendimento sobre o momento para alegação do direito de precedência ao registro pelo usuário de boa-fé.
Antigamente, segundo aquele Instituto e alguns precedentes dos Tribunais Regionais Federais brasileiros, a exceção do artigo 129, §1º da Lei da Propriedade Industrial somente poderia ser arguida quando da apresentação da oposição, enquanto o pedido de registro ainda tramitava.
Uma vez registrada a marca, referida exceção não poderia mais ser argumentada, por mais que a empresa usasse a marca há mais tempo.
Ocorre que em 2016, através do julgamento do REsp nº 1.464.975/PR, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça compreendeu que não há necessidade de apresentação de oposição para argumentar a exceção do direito de precedência ao registro pelo usuário de boa-fé porque, basicamente, não há nada na lei que imponha referida exigência.
Assim, com base especialmente em dito precedente, atualmente a arguição do referido direito de precedência ao registro da marca é admitida em sede de Processo Administrativo de Nulidade – PAN pelo INPI, ou seja, após a concessão do registro da marca.
De toda forma, independentemente da atualização administrativo do entendimento sobre o assunto, compreendemos que mesmo que decorrido o prazo para apresentação do PAN, o usuário de boa-fé ainda pode argumentar o seu direito de precedência ao registro da marca, porém desta vez diretamente ao juízo. Ao final do dia, com base no artigo 5º, inciso XXXV, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
No que diz respeito ao prazo para se manifestar, é preciso ter em conta 3 marcos temporais importantes.
O primeiro, refere-se à oposição, enquanto tramita o pedido de registro de marca. Uma vez publicado o pedido na Revista da Propriedade Industrial – RPI, o titular do direito de precedência tem o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da publicação para apresentar sua oposição, expondo seus motivos para o indeferimento do pedido de registro de marca.
Caso a marca seja registrada, o interessado poderá se apoiar no PAN, cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da expedição do certificado de registro da marca que se pretende atacar.
Por fim, com relação à via judicial, o prazo para ajuizamento da demanda que busca anular o registro da marca é de 5 (cinco) anos, a contar da data da concessão do registro pelo INPI.
Caso superado o prazo para a propositura da ação anulatória, o registro da marca não poderá ser anulado com base no fundamento do direito de precedência do usuário de boa-fé.
Diante disso, tendo em conta o caso hipotético acima, entendemos que o usuário de boa-fé do signo “T-PLUS” poderá se valer do PAN e da ação judicial para proteger seu direito de precedência ao registro da sua marca, desde que observado os prazos de 180 (cento e oitenta) dias – PAN – e de 5 (cinco) anos – demanda judicial.
De toda forma, quando se fala em proteção de marca no Brasil, recomendamos fortemente a realização prévia do seu registro, visando evitar esse tipo de situação na medida do possível.
Ao final do dia, somente é dono quem registra a sua marca.
Em caso de quaisquer dúvidas sobre o assunto, estamos à disposição para ajudá-lo.
